展會企業注意保護知識產權
2019-01-02    點擊次數:141
淺議某公司參展產品被訴侵犯專利權(產品用途發明)的啟示
一、產品用途發明專利疑似侵權的發現 

    2016年3月2日,原告德某某公司向上海市東方公證處申請辦理保全證據公證,其委托代理人與公證人員到上海市國展路XXX號的“工銀中心上海世博展覽館",在該處舉辦的“2016中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會"上有S******等字樣標識的展臺處取得一份宣傳資料及一張名片。該公證書所附照片顯示,C22展位參展商系南京斯**生化實業有限公司。宣傳資料封面印有斯**字樣,內主要系企業簡介和產品目錄,主要產品包含皮膚和頭發護理原料(美白、抗皺、保溫、美容多肽)、表面活性劑、植物提取物、防腐劑等,。。。產品目錄中在美白&皮膚護理類下有編號為SC-2188、產品名稱為SpecWhite?04(苯乙基間苯二酚)的產品,該宣傳資料第20頁系上述產品的具體介紹,產品編號:SC2188,INCI名稱:Phenylethylresorcinol(苯乙基間苯二酚),CASNO:85-27-8,分子式C14H14O2,分子量214.25976,結構式:產品特性:1、美白功效:改善膚色不均,降低紫外線照射肌膚引起的皮膚著色。2、優秀的抗氧化劑:比VE/VC/BHT的抗氧化性好。3、良好的穩定性和安全性,無潛在刺激性和敏感性。應用:廣泛用于各種美白、祛斑劑抗衰老的產品。建議添加量:0.1-1%。  

 二、產品用途發明專利的權利要求書

2004年5月24日,西***有限責任兩合公司申請涉案專利,并于2008年12月10日獲得授權,專利號為ZLXXXXXXXXXXXX.8。2013年5月20日,該專利的專利權人變更為原告西***公司,目前該專利仍在保護期內。

該專利權利要求1為:“式1化合物或者含有一種或多種式1化合物的物質混合物作為酪氨酸酶抑制劑用于非治療目的的皮膚和/或毛發增亮和/或作為食品工業中的褐變抑制劑的用途,其中:R1是-氫-甲基-具有2-4個C原子的直鏈或支鏈、飽和或不飽和烷基-OH或-鹵素,R2是-氫-甲基或-具有2-5個C原子的直鏈或支鏈、飽和或不飽和烷基,R3是-甲基或-具有2-5個C原子的直鏈或支鏈、飽和或不飽和烷基,并且R4和R5各自獨立地是-氫-甲基-具有2-5個C原子的直鏈或支鏈、飽和或不飽和烷基-OH或-鹵素。

"權利要求2為:“式1化合物或者含有一種或多種式1化合物的物質混合物用于制備皮膚和/或毛發增亮藥劑的用途,。。。。。。。。。。。(略)

"權利要求4為:“芳香組合物,包含(a)具有感官作用的量的芳香劑,(b)具有酪氨酸酶抑制作用的量的一種或多種式1化合物,。。。。。。。

"權利要求7為:“式1化合物或者含有一種或多種式1化合物的物質混合物用于制備(a)抗皮膚和毛發褐變、(b)抗老年斑和/或(c)抑制不希望的食品褐變的藥劑的用途,。。。。。。

"專利說明書中記載,如果人皮膚中形成黑色素的黑色素細胞由于某種原因而分布不均勻,那么就會產生比周圍區域的皮膚顏色更淺或更深的色斑,為了消除這種問題,使用增亮劑以至少部分地幫助勻化色斑;另外,對于許多人來說,需要增亮他們天然的暗膚色或防止皮膚色素沉著;為此需要非常可靠和有效的皮膚和毛發增亮劑;許多皮膚和毛發增亮劑含有酪氨酸酶抑制劑,這些抑制劑或多或少具有功效,但是這僅僅是用于皮膚和毛發增亮的一種可能的方法。

本發明的首要目的是指明一種活性物質,該物質具有良好的亮膚效果,可以以高純的形式制備,是皮膚學和毒理學可接受的而且還對光作用表現出良好的穩定性,目前本申請人自己的研究表明,式1二苯基甲烷衍生物實現了這些目的,因此可以優選用作酪氨酸酶抑制劑。通常由于美容原因而發生酪氨酸酶抑制,但是在特殊情況下也可以具有治療特性,另外,式1化合物也可作為褐變抑制添加劑用于食品工業或香料工業中。在用于美容和/或治療性亮膚以及治療老年斑的優選方法中,根據本發明所用的增效活性混合物的濃度也在0.0001-20%(m/m)的范圍內,優選在0.001-5%(m/m)的范圍內,特別優選在0.01-1%(m/m)的范圍內,每種情況下都基于含有該混合物的化妝品或藥用產品的總質量。

經一審庭審比對被告宣傳資料的被控侵權產品介紹與涉案專利權利要求1、2、7,原告認為被控侵權產品系式1化合物作為酪氨酸酶抑制劑用于非治療目的的皮膚增亮的用途,式1化合物用于制備皮膚增亮藥劑的用途,式1化合物用于制備抗皮膚和毛發褐變、抗老年斑的藥劑的用途,被告不確認兩者分子式結構相同,同時認為兩者用途也不相同。經比對上述被控侵權產品介紹與涉案專利權利要求4,原告認為式1化合物與香精組合構成芳香組合物,構成教唆間接侵權,被告則認為被控侵權產品并非芳香組合物,與權利要求4不同。

三、被告(上訴人)的主要觀點

原告指控被告制造、許諾銷售、銷售侵犯原告涉案專利權的產品證據不足。

混淆了被控侵權宣傳冊上“皮膚美白"和涉案專利權利要求1中“皮膚增亮"的概念。涉案專利是基于酪氨酸酶活性抑制機理,但現有美白產品實現黑色素合成的阻斷并不都是基于酪氨酸酶活性抑制而實現的。同時,被控侵權宣傳冊涉及的被控侵權產品苯乙基間苯二酚的機理是基于其還原性和抗氧化作用,通過清除皮膚細胞內自由基的生成,實現美白的作用。因此,被控侵權產品并未落入涉案專利權利要求1的保護范圍,其作用機理、功能、實現的技術效果均不同。

四、法院的主要觀點

本案中,涉案專利系二苯基甲烷衍生物作為酪氨酸酶抑制劑的用途,亦即化合物新用途發明,其具體限定了化合物的結構以及化合物的用途。原告在本案中主張保護權利要求1、2、4、7,其中權利要求1主張式1化合物作為酪氨酸酶抑制劑用于非治療目的的皮膚增亮的用途,權利要求2主張式1化合物用于制備皮膚增亮藥劑的用途,權利要求7主張式1化合物用于制備抗皮膚和毛發褐變、抗老年斑的藥劑的用途,權利要求4主張芳香組合物包含具有感官作用的量的芳香劑,以及具有酪氨酸酶抑制劑作用的量的一種式1化合物。

其中,權利要求1、2、7的區別僅在于式1化合物的用途不同。經比對式1化合物與被控侵權產品結構式,該結構式系R1、R2、R4、R5均是氫,R3是甲基時的式1化合物結構式。另外,該被控侵權產品在被告宣傳資料的產品目錄中歸于美白&皮膚護理類下,具體產品介紹頁面載明其產品特性具有美白功效,改善膚色不均,降低紫外線照射肌膚引起的皮膚著色,以及應用范圍為廣泛用于各種美白、祛斑劑抗衰老的產品。其中,改善膚色不均、降低紫外線照射肌膚引起的皮膚著色以及袪斑等功效和用途與專利說明書中皮膚增亮劑的用途相同,對應于專利權利要求1中的非治療目的的皮膚增亮的用途,因此落入專利權利要求1的保護范圍。

此外,權利要求書區分了非治療目的用途與藥劑用途,說明書中亦區分了美容用途與治療用途,而被控侵權產品宣傳所載明的美白&皮膚護理并不能推出其亦具有治療用途或藥劑用途的宣傳,故不落入權利要求2、7的保護范圍。關于權利要求4,被控侵權產品屬于式1化合物,區別于包含芳香劑和式1化合物的芳香組合物,故原告指控被控侵權產品亦落入權利要求4保護范圍的主張不能成立。

被告參加了展會,并將包含有被控侵權產品的宣傳資料在展會上散發,已構成向不特定公眾的許諾銷售。被告未經許可,擅自許諾銷售侵犯原告涉案專利權的產品,構成侵權,應當承擔停止侵權的民事責任。

 

五、關于本案的啟示

1、關于產品的用途發明

也是爭議點之一。

本案是產品用途發明的發明專利。根據相關規定,已知產品的新用途發明,是指將已知產品用于新的目的的發明。化學產品的用途發明是基于發現產品新的性能,并利用此性能而作出的發明。無論是新產品還是已知產品,其性能是產品本身所固有的,用途發明的本質不在于產品本身,而在于產品性能的應用。

本案法院觀點是,涉案專利系化合物新用途發明,相應地,本案審查焦點應系被控侵權宣傳資料所載之皮膚美白功效是否落入涉案專利權利要求1主張之皮膚增亮的涉案化合物用途。對此,本院認為,該焦點審查之關鍵在于考察涉案專利權利要求1皮膚增亮的功效機理,以及被控侵權產品是否具有該功效機理。

被告(上訴人)雖主張被控侵權產品系基于還原性和抗氧化作用,通過清除皮膚細胞內自由基的生成而實現美白作用,即主張該產品具有新用途,但其對該主張未能提供充分證據予以證明。

綜上,本案中,對于用途的理解以及相應的舉證可能準備不足。

 

2、 關于被控專利侵權的應訴

本案屬于專利侵權,又是已知化合物的用途發明專利。理應一方面對涉案專利提出無效申請,作為一種策略;另一方面,應當積極檢索已知論文、公開技術信息等,發現在涉案專利申請前該用途發明的技術方案已經公開,已構成對起訴方的訴訟主張的約束。

 

3、關于參加展會前的準備

一般而言,應當在展會前,對所展產品、商標及標識和設計做好檢索,保存相應開發設計等合同,對展臺參訪人員作“未經許可不得攝錄”等告示。

如發現有侵權嫌疑,咨詢專業人員,對可能的風險心中有數,了解相應的對策,做好防范。

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